Применение товарных знаков и ярлыков служит для снижения издержек масштаба, а также, судебная практика по товарным знакам и степень их смешения

Использование товарного знака имеет различные формы. Зарегистрированное обозначение может быть нанесено на этикетку или упаковку продукции, указано на самом товаре и даже быть частью его формы (метод тиснения или эмбоссирования), украшать вывески и витрины магазинов, интернет-сайты или использоваться в рекламных материалах.

При этом обозначение должно применяться в том виде, в котором оно зарегистрировано. П. 2 ст. 1486 ГК РФ допускает использование товарного знака с изменением отдельных элементов, только если это не изменяет существа знака. Это положение основано на ст.

5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которой применение владельцем товарного знака в такой форме, которая отличается от зарегистрированной лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не ограничивает предоставленную ему охрану.

Владельцам знаков не запрещено использовать их в сочетании с дополнительными элементами, размещать в различных местах упаковки, применять разнообразные художественные приемы.

Однако на практике может оказаться, что фактическое использование (порой даже изменение композиционного расположения элементов обозначения) способно нарушить исключительные права третьих лиц.

Рассмотрим четыре судебных спора, в которых использование товарного знака, отличающегося от зарегистрированного, повлияло на принятое решение.

1. Ненадлежащее использование, которое привело к нарушению исключительных прав на чужой знак (дело № А40-27210/12).

Несмотря на то, что это дело дошло до Высшего арбитражного суда РФ, полагаем, что оно осталось без должного внимания со стороны практикующих юристов.

Для маркировки алкогольной продукции обе стороны спора использовали зарегистрированные товарные знаки:

• истец – словесный TESORO/ТЕСОРО № 249951 и комбинированный № 322207;
• ответчик – словесный MARQUES DEL REAL TESORO № 380008. 

Именно существенное изменение обозначения, которое использовал ответчик, привело к нарушению прав истца. 

Товарный знак № 380008, использовавшийся ответчиком, зарегистрирован заглавными буквами латинского алфавита в одну строку – MARQUES DEL REALTESORO. В то же время на этикетке спорной алкогольной продукции он использовался с визуальным изменением так, что доминирующее положение занимала лишь часть REAL TESORO:

Как видно, остальные словесные элементы (Marques del) были выполнены значительно меньшим размером, другим цветом и шрифтом, на отдельной строке, что делало их практически незаметными для потребителей.

Истец не оспаривал правовую охрану товарного знака № 380008, ведь в том виде, в котором он зарегистрирован – MARQUES DEL REAL TESORO – смысловое значение было расширено и существенно отличалось от знаков TESORO.

Слово Tesoro в переводе с испанского языка означает «сокровище». Фраза Marques del real tesoro переводится как «Маркиз королевских сокровищ». Предоставление правовой охраны обозначению MARQUES DEL REAL TESORO, не противоречило положениям ст. 1483 ГК РФ и не нарушило права истца.

Но при этом истец настаивал, что ответчик фактически использует обозначение REAL TESORO (королевское сокровище), потому что именно оно занимает доминирующее положение и индивидуализирует импортируемую алкогольную продукцию.

Применение словосочетания REAL TESORO в качестве доминирующего элемента не соответствует требованиям законодательства, поскольку оно является сходным до степени смешения с товарными знаками TESORO по всем критериям сходства (фонетическому, графическому и семантическому).

Позиция ответчика строилась на том, что он использует зарегистрированное обозначение (в частности, каждый элемент товарного знака № 380008) без какого-либо существенного изменения. Кроме того, ответчик полагал, что третье лицо не имеет права запрещать правообладателю использовать зарегистрированный им знак.

Суд первой инстанции установил, что ответчик действительно использует для индивидуализации продукции словосочетание REAL TESORO, которое занимает доминирующее положение на этикетке и создает общее зрительное впечатление с более ранними знаками истца, так как является сходным с ними до степени смешения. Действия нарушителя также были признаны недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом на основании ст. 10 ГК РФ. Апелляционная и кассационная инстанция поддержали выводы Арбитражного суда г. Москвы.

Ответчик (импортер продукции) и третье лицо по делу (иностранный производитель) обжаловали судебные акты в порядке надзора в Высшем арбитражном суде РФ.

Заявители настаивали, что на этикетке алкогольной продукции размещен товарный знак MARQUES DEL REAL TESORO, а не сходное со знаками истца обозначение, в связи с чем, ответчик на законных основаниях использовал знак № 380008, а суды неправильно применили положения п. 3 ст. 1484 ГК РФ.

Истец в отзыве на надзорную жалобу отмечал, что «если следовать позиции заявителя, в области использования товарных знаков сложится такая негативная практика, при которой можно будет регистрировать в одну строку обозначения, состоящие из нескольких словесных элементов (в том числе, возможно, включающие в себя чужие знаки), а впоследствии фактически использовать лишь некоторые слова, более привлекательные для потребителя или совпадающие с чужими знаками».

Высший арбитражный суд РФ установил, что видоизмененное использование товарного знака MARQUES DEL REAL TESORO ведет к недобросовестной конкуренции со стороны производителя и импортера и нарушает исключительные права истца.

Важность постановления ВАС РФ по данному делу неоспорима.

Фактически суд указал, что использование товарного знака в такой манере, что доминирующим становится лишь определенный элемент знака, меняет его сущность и не является надлежащим использованием (в том числе может влечь нарушение исключительных прав третьих лиц), хотя формально на продукции присутствуют все словесные элементы зарегистрированного обозначения.

«Выделение» только привлекательных для потребителя слов, которые уже известны, имеют репутацию и узнаваемость, или зарегистрированы за другими лицами, однозначно приводит к нарушению прав и к введению потребителей в заблуждение. По требованию истца не только был установлен факт нарушения его прав ответчиком, но и взыскана компенсация за незаконное использование его интеллектуальной собственности.

2. Фактическое использование товарных знаков в делах о досрочном прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием.

2.1.Использование товарных знаков совместно с другими товарными знаками

В кассационной жалобе по делу СИП-502/2016 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ШОКОЛАЙН № 338466 в связи с его неиспользованием в отношении ряда товаров 30 класса МКТУ доводы истца сводились, в том числе, к использованию этого знака в измененном виде.

Истец не оспаривал факт производства кондитерской продукции, маркированной, в том числе, обозначением ШОКОЛАЙН, а также факт использования этого словесного элемента в товарораспорядительной документации.

Однако истец полагал, что доминирующее значение на упаковке товара имеет обозначение Chokoline, а совместное применение Chokoline и ШОКОЛАЙН фактически свидетельствует только об использовании товарного знака Chokoline, т.к.

словесный элемент в кириллице представляет собой лишь транслитерацию обозначения в латинице и не должен учитываться при исследовании вопроса об использовании товарного знака ШОКОЛАЙН.

Кроме того истец полагал, что использование двойного обозначения Chokoline (ШОКОЛАЙН) привело к фонетическому изменению восприятия спорного товарного знака ШОКОЛАЙН, а его нанесение на товары таким способом значительно изменяет само существо знака, что противоречит смыслу положений п. 2 ст. 1486 ГК РФ и не является надлежащим использованием.

Судебная коллегия Президиума СИП указанные доводы не поддержала и указала, что под изменением существа товарного знака понимается внесение в зарегистрированное обозначение таких изменений, которые могут привести к изменению восприятия знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение) элементов.

При маркировке продукции и в представленных суду документах, само по себе слово ШОКОЛАЙН использовалось без каких-либо изменений.

Суд кассационной инстанции не согласился с доводом о том, что использование другого средства индивидуализации товарного знака рядом со спорным знаком изменяет существо последнего.

Коллегия указала, что нормы статей 1484, 1486 ГК РФ не содержат каких-либо требований относительно размера шрифта зарегистрированного обозначения, места его размещения на упаковке, его доминирующего положения относительно иных присутствующих на упаковке обозначений или товарных знаков, в связи с чем, указанные обстоятельства не имеют правового значения для разрешения вопроса об установлении факта использования спорного знака в делах о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием.

2.2. Использование товарных знаков в форме, отличающейся от зарегистрированной

В то же время, рассматривая дела о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, Суд по интеллектуальным правам вполне может признавать надлежащим применение видоизмененного спорного обозначения. К примеру, так было в деле СИП-873/2014.

Истец подал заявление о прекращении правовой охраны товарного знака АРАГАЦ № 285829 в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки).

В доказательство использования производитель представил суду сведения о производстве и введении  в оборот армянского коньяка под наименованием «Легенды горы АРАГАЦ».

Истец настаивал на том, что фактически ответчиком используется не спорный товарный знак, а иное обозначение, существенно отличающееся от зарегистрированного.

Суд по интеллектуальным павам установил, что использование спорного товарного знака в том виде, в котором он применяется на этикетках и контрэтикетках алкогольной продукции, является надлежащим, не изменяющим первоначальную сущность знака.

На этикетках коньяка элемент АРАГАЦ использовался с дополнительным словосочетанием Легенды горы, которое было расположено отдельно от товарного знака, выполнено курсивом в стандартном шрифте, при этом размер данного словосочетания был значительно меньшим, по сравнению со спорным товарным знаком, что позволило сделать вывод о доминировании словесного элемента АРАГАЦ. Словосочетание Легенды горы не изменяет заложенного при регистрации правообладателем смысла товарного знака и его различительная способность не утрачена, так как Арагац – это название горы, находящейся на территории Армении, с которой связано множество мифов и легенд.

• Правовая охрана знака АРАГАЦ № 285829 была сохранена, несмотря на то, что на этикетках и в товарораспорядительной документации коньяк именовался «Легенды горы АРАГАЦ».
• 3. Использование товарного знака совместно с незарегистрированным обозначением, индивидуализирующим товар (дело № А32-33266/2014)
• Владелец серии товарных знаков ТАЛИСМАН обратился с иском о защите исключительных прав к производителю вин Талисман любви.

По мнению истца, на указанной алкогольной продукции обозначение Талисман любви являлось индивидуализирующим вино и сходным до степени смешения с серией принадлежащих ему знаков ТАЛИСМАН.

На этикетке контрафактного вина также присутствовал товарный знак производителя –  № 359098.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, сделав вывод, что угроза смешения продукции ответчика (Талисман любви) с товарным знаком истца (ТАЛИСМАН) не установлена.

Суд провел анализ этикетки вина в целом и отдельно указал на использование производителем зарегистрированного обозначения Геленджик.

В результате такого анализа суд установил отсутствие сходства товарных знаков истца со всей этикеткой вина Геленджик Талисман Любви.

Принадлежащий ответчику и истцу товарные знаки объективно не имеют сходства, однако данный факт не имел отношения к рассмотренному спору. Истец полагал, что сравнению подлежала серия его зарегистрированных знаков ТАЛИСМАН и обозначение Талисман Любви, поскольку именно последнее выполняло функцию по индивидуализации спорной алкогольной продукции.

Выводы суда первой инстанции были поддержаны апелляционным судом в полном объеме.

Однако Суд по интеллектуальным правам отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, указав, что судами не исследовано какое именно обозначение индивидуализирует спорную продукцию.

При этом если бы товарный знак Геленджик аннулировался по неиспользованию, то тот факт, что он не является наименованием товара, не имел бы правового значения, поскольку знак использовался правообладателем в надлежащем, неизмененном виде.

Суд установил, что именно обозначение Талисман любви является наименованием продукции, подлежит сравнению с товарными знаками истца и является сходным с ними до степени смешения.

Доводы ответчика о том, что на этикетке использовалось обозначение с самостоятельной  смысловой конструкцией «Геленджик – талисман любви», частью которого является зарегистрированный товарный знак № 359098, были отклонены судом, как необоснованные.

Как видно из примеров, по разным категориям дел суды применяют различные подходы относительно оценки фактического использования товарных знаков и допустимости их изменения.

При этом в любом случае внимание всегда акцентируется на том, что товарный знак должен использоваться в том виде, в котором он зарегистрирован, без существенных изменений, без потери, расширения или ограничения его различительной способности и смысла.

Источник: https://zakon.ru/Blogs/ispolzovanie_tovarnogo_znaka_i_ego_vliyanie_na_pravovuyu_ohranu_cudebnaya_praktika/59477

Сходство до степени смешения

Понятие сходство до степени смешения одно из основных в правовом регулировании товарных знаков и знаков обслуживания. Это обусловлено тем, что назначение товарных знаков (торговых марок) заключается в том, чтобы отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Именно по этой причине товарные знаки среди объектов исключительных прав относятся к группе средств индивидуализации. Сходство до степени смешения в самом общем виде означает, что товарные знаки или другие средства индивидуализации и, соответственно, товары разных лиц смешиваются в обороте. Такая ситуация не является нормальной, поэтому рассмотрим проблему сходных до степени смешения товарных знаков более подробно.

1. Юридическое значение сходства до степени смешения.

В первую очередь разберемся с тем, в каких ситуациях сходство между товарными знаками приобретает юридическое значение. Из части IV Гражданского кодекса можно выделить следующие основные ситуации:

• на этапе регистрации товарного знака: в соответствии со ст.1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы товарные знаки, которые сходны до степени смешения с другими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, или элементами таких знаков; а также сходные до степени смешения с наименования мест происхождения товаров, официальными государственными символами, фирменными наименованиями, известными произведениями литературы и искусства, именами и псевдонимами известных лиц;
• на этапе использования товарных знаков: в соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса, не допускается использование обозначений, сходных с зарегистрированными товарными знаками, если в результате использования возникает вероятность смешения;
• на этапе оспаривания зарегистрированного товарного знака: сходство до степени смешения зарегистрированного товарного знака с другим средством индивидуализации, промышленным образцом и некоторыми другими объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли раньше, является одним из оснований оспаривания регистрации такой торговой марки.

Обратите внимание, что во многих случаях сходство до степени смешение должно быть одновременно с фактом однородности товаров и услуг. Если же однородности в этих случаях нет, то нет и оснований отказа в регистрации, ее оспаривания или предъявления требования о защите прав на товарный знак.

Схема №1. Сходство до степени смешения: юридическое значение

2. Определение понятия «сходство до степени смешения».

Гражданский кодекс России не содержит легального определения понятия «сходство до степени смешения», но такое определение содержится в подзаконных нормативно-правовых актах, а именно в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и Методических рекомендациях Роспатента об определении тождества и сходства до степени смешения.

Тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации. Сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия.

Из легального определения видно, что понятие «сходство до степени смешения» во многом субъективно. Судебная практика и административная практика Палаты по патентным спорам ориентируют на рассмотрение вопроса с точки зрения обычного потребителя, а не специалиста, а также на недопустимость даже опасности смешения.

Если в деле проводится социологическое исследование, ассоциации двух сравниваемых торговых марок друг с другом по мнению 25-30% опрошенных, как правило, достаточно для вывода о сходстве до степени смешения.

Кроме указанных критериев Роспатент и суды учитывают товары, для индивидуализации которых предназначены товарные знаки. Для товаров широкого потребления, которые обычно выбираются с меньшей внимательностью, различия между средствами индивидуализации должны быть более существенны и заметны.

В большинстве случаев вопрос сходства до степени смешения может быть решен судьей самостоятельно, но иногда требуется назначение патентоведческой экспертизы. Перед регистрацией товарного знака рекомендуется всегда проводить предварительную проверку товарного знака на наличие других сходных до степени смешения обозначений.

3. Признаки сходных до степени смешения товарных знаков.

Сходство до степени смешения, его наличие или отсутствие, определяется в зависимости от вида товарного знака, но так или иначе сводится к трем признакам, представленным на схеме.

Схема №2. Признаки сходства до степени смешения

А) Смысловое сходство (семантическое) присутствует, если сравниваемые обозначения выражают одинаковые или подобные идеи («Мелодия сна» – «Музыка сна») или прямо противопоставляют идеи (сок «Я» — сок «Ты»).

Смысловое сходство имеется при переводе слова с одного языка на другой («Apple» – «Яблоко»).

Избежать вероятности противопоставления сходного по смыслу товарного знака при регистрации торговой марки можно, если использовать вымышленные слова.

Б) Звуковое сходство (фонетическое) присутствует при совпадении начальных и конечных частей товарных знаков, близости состава гласных или согласных. Усиливает звуковое сходство одинаковое ударение, совпадение средних частей, одинаковое количество слогов, наличие парных согласных (например, Бар «Барра» – Бар «Парбарра, Samsung – Самсунг).

В) Визуальное сходство (графическое) присутствует, если торговые марки формируют одинаковое зрительное впечатление с учетом внешней формы, используемого шрифта и алфавита, цветов и оттенков, сходства базовых элементов.

По итогам сравнения по указанным признакам должен быть сделан общий вывод о наличии или отсутствии сходства между товарными знаками до степени смешения.

Однако следует принимать во внимание значимость положения, которое занимают совпадающие элементы противопоставленных торговых марок, особенно при сравнении комбинированных знаков.

4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В авторском праве не используется понятие «сходство до степени смешения», поскольку объекты авторского права не предназначены для индивидуализации товаров и услуг.

Многие произведения являются похожими в результате выполнения в одном стиле или жанре, что само по себе не противоречит каким-либо социальным нормам и не является нарушением интеллектуальных прав.

Поэтому встречающиеся ссылки судов в делах о защите авторских прав на сходство до степени смешения между двумя произведениями выглядят неубедительно и свидетельствуют о непонимании системы интеллектуальной собственности.

В авторском праве юридическое значение имеет в первую очередь факт воспроизведения или переработки охраняемого произведения. Доказательства этого должны описываться не с помощью признаков сходства до степени смешения, а с помощью таких признаков, как воспроизведение (копирование), самостоятельность, производность, имитация и т.п.

Эти признаки описывают не результат, а процесс создания произведения. Дело в том, что создание разными авторами независимо и самостоятельно друг от друга двух похожих произведений не является нарушением авторских прав.

Напротив, самостоятельность и независимость создания логотипа, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком, не приводит к правомерности его использования в качестве средства индивидуализации. Исключительное право на товарный знак в этом случае будет нарушено.

Поэтому следует воздерживаться от ошибочного использования понятия «сходство до степени смешения» в авторском праве. Если же объект авторского права фактически индивидуализирует определенные товары, могут быть применены положения о защите от недобросовестной конкуренции.

Источник: https://sumip.ru/biblioteka/tovarnye-znaki/osnovnaya-informaciya-o-tovarnyx-znakax/sxodstvo-do-stepeni-smesheniya/

Обзор судебной практики по товарным знакам

    О товарном знаке       Процедура регистрации       Стоимость услуг

Правовая защита товарного знака возможна только после его регистрации. Кроме того, регистрация должна быть выполнена качественно, т.е. ей должна предшествовать всесторонняя проверка на схожесть с уже зарегистрированными обозначениями. Иначе она может быть оспорена в суде и признана недействительной.

Предприниматель, использующий незарегистрированный товарный знак, уязвим для любых претензий со стороны нечистоплотных конкурентов.

Нередки случаи, когда мошенники регистрируют уже ставший популярным товарный знак и выставляют претензии тем, кто уже «раскрутил» это обозначение.

Сюда же можно отнести и случаи, когда бывшие партнеры превращаются в конкурентов и делят бизнес. И наконец, за незаконное использование товарного знака предусмотрены меры государственного принуждения.

Обзор судебной практики очень наглядно показывает, какие последствия ожидают бизнесмена, если его товарный знак не зарегистрирован или зарегистрирован некачественно.

Пример 1

Компания «Би-Пи п.л.к.» (Великобритания) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании действий ООО «Влатика» по использованию зелено-желтой цветовой гаммы и обозначения «ВК» на автозаправочных станциях незаконными.

Истец потребовал прекратить нарушение его исключительных прав на товарный знак. Суд установил, что обозначения, используемые ООО «Валтика», сходны до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца и запретил ответчику использование спорного обозначения.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменения.

Пример 2

ООО «Финвест» обратилось в суд с иском к ООО «Русский проект-технология», в котором потребовало прекратить использование товарного знака «Русский проект», зарегистрированного им ранее, удалении этого обозначения с материалов, сопровождающих оказание услуг, соответствующих 35, 37, 38 и 42 классам МКТУ, а также с Интернет-сайта и взыскании компенсации 2 млн. рублей.

Суд удовлетворил требование истца и запретил использование спорного обозначения, а также взыскал с нарушителя исключительных прав на товарный знак компенсацию в размере 200 тыс. рублей. Надо отметить, что такое решение было принято именно потому, что товарный знак ООО «Финвест» был зарегистрирован в установленном порядке.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 мая 2010 г. N 985/10

Пример 3

ООО «Янеж» обратилось в суд с иском к ООО «Креатив» и «Успех» с требованием прекратить незаконное использование сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Кедровая здравница» обозначения «мини-сауна профилактическая Сибирская здравница», изъять из оборота товар и уничтожить его, а также взыскать по 500 тыс. рублей с каждого ответчика.

«Креатив» и «Успех» заявили встречный иск о преждепользовании товарным знаком для мини-саун.

Однако суд пришел к выводу о визуальном, графическом, фонетическом сходстве товарного знака, права на который принадлежат истцу, и обозначения, используемого обществом «Успех» в предложении к продаже товара и не учел доводов ответчиков, удовлетворив требование истца о прекращении использования товарного знака и взыскав с ответчиков 100 тыс. рублей.

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 октября 2010 г. N ВАС-10852/10

Пример 4

ООО «Персона-Групп» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к «Салон красоты Персона-Стиль» с требованием прекратить использование обозначения «Персона», сходного до степени смешения с товарным знаком истца «Персона» (свидетельство № 149510), а также взыскать с ответчика 1 млн. рублей компенсации.

Учитывая то, что товарный знак «Персона-Групп» был зарегистрирован в 1995 году, а фирменное наименование ООО «Персона-Стиль» в 2003 году, суд признал требования истца законными и удовлетворил их. Материальная компенсация составила 100 тыс. рублей.

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 июля 2010 г. N КГ-А40/7463-10 по делу N А40-101150/09-15-280

Пример 5

) для товаров и услуг 09, 28, 35, 41 классов МКТУ и взыскать 200 тыс. рублей компенсации.

Суд пришел к выводу, что ответчик незаконно использует товарный знак «Раскраска», сходный до степени смешения с товарным знаком истца и удовлетворил требование заявителя. Сумма компенсации в данном случае составила 10 тыс. рублей.

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 сентября 2010 г. N ВАС-12583/10

В данном обзоре представлены всего несколько примеров, иллюстрирующих последствия некачественной регистрации товарного знака либо ее отсутствие. Но в производстве арбитражных судов имеются подобных дел. Чтобы не оказаться в аналогичной ситуации, необходимо вовремя зарегистрировать товарный знак и сделать это профессионально.

Чтобы заказать услугу или получить консультацию, свяжитесь с нами по телефону (495) 229-67-08, skype: jurpom или напишите нам.

Источник: http://www.prigonim.ru/drugie-materiali2/obzor-sudebnoj-praktiki-po-tovarnym-znakam.htm

Особенности судебных разбирательств по делам об использовании товарных знаков

Адвокаты и юристы по юридическим услугам для юридических лиц — Лидеры рейтингов » Аналитика » Обзоры судебной практики » Практика интеллектуальной собственности и товарных знаков » Особенности судебных разбирательств по делам об использовании товарных знаков

Содержание

• Вопросы и ответы с возможностью задать бесплатный вопрос адвокату

Использование товарного знака при отсутствии необходимых для этого документов является правонарушением, которое влечет за собой установление определенной ответственности в отношении виновного лица. Но обратиться в суд и заявить о собственных требованиях может только владелец товарного знака, в тот момент, когда он узнал о правонарушении со стороны другого лица.

Как показывает юридическая практика, дела о незаконном использовании товарных знаков являются достаточно сложными. Как правило, вся сложность состоит в различных нюансах, влияющих на обстоятельства дела. В таких делах любая мелочь может в корне изменить решение суда.

При этом большое значение в данных разбирательствах имеет субъективное мнение судьи. Как правило, каждый представитель судебной власти может воспринимать предоставляемую ему информацию по-разному, тем более, когда дело касается таких сложных и запутанных споров.

Например, один судья может решить, что два товарных знака имеют огромное количество отличий, в то время как другой уловит общую схожесть изображений и заявит, что они являются одинаковыми. Именно поэтому в подобных делах очень важно заранее заручиться неоспоримыми доказательствами правоты своих доводов.

В качестве примера рассмотрим судебный спор из арбитражной практики.

Открытое акционерное общество подало исковое заявление в арбитражный суд, в котором указало следующие требования: обязать ответчика прекратить действующее производство, реализацию либо иное введение в хозяйственный оборот кондитерских изделий, обозначение которых схоже с изображением товарного знака, принадлежащего на правомерных основаниях истцу, до степени их смешения. 

Помимо этого, истец также требовал уничтожения имеющихся в распоряжении ответчика этикеток с изображением неправомерно используемого товарного знака. Также этот знак должен быть удален и с самих кондитерских изделий, на которые ответчик тоже наносил соответствующие изображения.

В роли ответчика по данному делу выступал представитель Общества с ограниченной ответственностью. Узнав об исковых требованиях заявителя, ответчик не стал отрицать использование указанного в документе товарного знака, который был схож до степени смешения со знаком истца.

Указанное решение было принято уполномоченным органом после рассмотрения заявленных ответчиком требований о том, что правовая охрана товарного знака истца должна быть снята.

Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство, суд предъявленные требования отклонил. Свое решение он объяснил следующим образом: факт рассмотрения Палатой по патентным спорам и Роспатентом представленных ответчиком возражений не создает препятствия для рассмотрения данного судебного дела в обычном порядке. Данный факт также не может служить поводом для приостановки судебного производства.

Действующее производство по делу может быть приостановлено только в случае наличия прямой невозможности дальнейшего рассмотрения судебного дела о нарушении прав на использование товарного знака и появления необходимости получения соответствующего решения от вышеуказанного органа.

В данном же случае, ходатайство, предъявленное ответчиком, не содержало никаких обоснованных доводов о том, что дальнейшее производство по делу не должно быть осуществлено. На основании всех этих фактов кассационная инстанция вынесла решение об отклонении жалобы ответчика.

Источник: https://advokat-malov.ru/corp-practice/osobennosti-sudebnyix-razbiratelstv-po-delam-ob-ispolzovanii-tovarnyix-znakov.html

Доказательства по делам о защите прав на товарные знаки

В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с применением в арбитражном процессе некоторых доказательств по делам о защите прав на товарные знаки, а именно ре­зультатов экспертиз на предмет сходства обо­значений до степени смешения и данных социологических опросов, представляемых сто­ронами в обоснование своей правовой пози­ции.

Гражданским кодексом РФ товарный знак отнесен к числу средств индивидуализации товаров и является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их ком­бинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом соче­тании.

Так, если различные средства индивидуали­зации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть вве­дены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, тре­бовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или час­тичного запрета на использование фирменно­го наименования или коммерческого обозна­чения.

Данное законоположение конкретизировано в ст. 1483 ГК РФ, предусматривающей основа­ния для отказа в государственной регистрации товарного знака.

• В частности, согласно п. 6 этой статьи не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тожде­ственные или сходные до степени смешения с:
• 1) товарными знаками других лиц, заявлен­ными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ран­ний приоритет, если заявка на государствен­ную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
• 2) товарными знаками других лиц, охраняе­мыми в РФ, в том числе в соответствии с меж­дународным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
• 3) товарными знаками других лиц, признан­ными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в РФ товарными знаками, в отношении однородных товаров.
• Регистрация в качестве товарного знака в от­ношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия право­обладателя.

Ранее аналогичный запрет на регистрацию тождественного или сходного до степени сме­шения товарного знака был установлен Зако­ном РФ от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных зна­ках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», утратившим силу с введением в действие части четвертой ГК РФ.

Таким образом, вопрос о наличии сходства до степени смешения как основания для отказа в предоставлении международной правовой ох­раны товарному знаку всегда являлся значи­мым и в то же время проблемным при рассмот­рении судами споров о защите прав на товарные знаки.

Результаты экспертных исследований (заключений)

Порядок проведения экспертизы заявленно­го обозначения (товарного знака), в том числе на предмет его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным обозначением, регламентируется Правилами составления, по­дачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвер­жденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее — Правила).

Правила, в частности, устанавливают, что за­дачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка его соответствия ряду условий, в числе которых отсутствие тождества ли­бо сходства до степени смешения данного обо­значения с ранее зарегистрированным обозна­чением. Как уже говорилось, установление та­кого факта служит основанием для отказа в го­сударственной регистрации заявленного обо­значения.

В соответствии с подп. 14.4.2 Правил обозна­чение считается тождественным с другим обо­значением, если оно совпадает с ним во всех элементах, и сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

1. Для разрешения указанных вопросов соглас­но Правилам осуществляются следующие дей­ствия:
2. — проводится поиск тождественных и сход­ных обозначений;
3. — определяется степень сходства заявленно­го и выявленных при проведении поиска обо­значений;
4. — определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрирова­ны (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Так, при сравнении словесных обозначений устанавливается наличие звукового, графиче­ского и семантического (смыслового) сходства. Ниже приведены признаки, на основании кото­рых надлежит сделать вывод о наличии звуково­го, графического и смыслового сходства срав­ниваемых обозначений (подп. 14.4.2.2 Правил).

• Признаки звукового сходства:
• — наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
• — близость звуков, составляющих обозначе­ния;
• — расположение близких звуков и звукосо­четаний по отношению друг к другу;
• — наличие совпадающих слогов и их распо­ложение;
• — число слогов в обозначениях;
• — место совпадающих звукосочетаний в со­ставе обозначений;
• — близость состава гласных;
• — близость состава согласных;
• — характер совпадающих частей обозначе­ний;
• — вхождение одного обозначения в другое;
• — ударение.
• Признаки графического сходства:
• — общее зрительное впечатление;
• — вид шрифта;
• — графическое написание с учетом характе­ра букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
• — расположение букв по отношению друг к другу;
• — алфавит, буквами которого написано слово;
• — цвет или цветовое сочетание.
• Признаки смыслового сходства:
• — подобие заложенных в обозначениях по­нятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках);
• — совпадение одного из элементов обозначе­ний, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
• — противоположность заложенных в обозна­чениях понятий, идей.
• Все перечисленные признаки могут учиты­ваться как по отдельности, так и в различных сочетаниях.

Тем не менее, как показывает судебная прак­тика, использование результатов экспертных заключений на предмет установления сходст­ва до степени смешения сравниваемых обо­значений зачастую не позволяет стороне дос­тичь желаемого результата. Возможно, это объясняется тем, что при изучении таких дока­зательств у суда может возникнуть предвзятое отношение к данным, предоставляемым сторо­нами, и это неудивительно.

На практике в обоснование своих доводов о сходстве либо, напротив, отсутствии сходства обозначений до степени смешения сторона представляет одно, а иногда несколько экс­пертных заключений, подробно и навязчиво описывая упомянутые доказательства в процессуальных документах при каждом удобном случае.

Экспертиза на предмет сходства обозначений

Заключение эксперта истца	Заключение эксперта ответчика
Наличие звукового сходства: имеется совпаде­ние по 10 из 11 применяемых критериев	Отсутствие звукового сходства: обозначения хо­рошо различимы русскоязычным потребителем
Наличие графического (визуального) сходства: имеется совпадение по 4 из 5 применяемых признаков	Отсутствие графического (визуального) сход­ства: общее зрительное впечатление  различно
Наличие семантического (смыслового) сход­ства в части их сильных элементов	Отсутствие семантического (смыслового) сход­ства в части их сильных элементов

Аналогичные действия предпринимает и дру­гая сторона — за тем лишь исключением, что в представленных ею заключениях обосновываются прямо противоположные выводы.

Тем самым участник процесса невольно сво­дит свою правовую позицию лишь к представ­ленным им доказательствам, в то время как суд уже сформировал к ним «нейтральное» отно­шение.

В подтверждение изложенного приведем пример из материалов судебного дела (рас­сматривалось в сентябре 2007 г.

Результаты экспертиз на предмет звукового, графического и смыслового сходства, пред­ставленные сторонами, отражены в приведен­ной выше таблице.

Очевидно, что позиции экспертов, изложен­ные при сравнении спорных обозначений, пря­мо противоположны по содержанию, хотя ка­ждое заключение было прекрасно мотивирова­но, а экспертиза проведена с учетом установ­ленных норм и правил.

Формирование правовой позиции по рас­сматриваемой категории дел очень похоже на использование системы «сдержек и противо­весов», когда одна из сторон вынуждена пред­ставлять дополнительные доказательства, не желая допустить преимущества оппонентов.

Зачастую, не имея очевидного преимущества (по субъективному мнению участника процес­са), в равных условиях одна из сторон требует назначения судебной экспертизы, получая на это возражение оппонентов, поскольку те (ча­ще всего безосновательно, а в ряде случаев — наоборот) опасаются за объективность ее ре­зультатов.

По мнению автора, назначение судебной экс­пертизы также не является панацеей. В силу ст.

86 АПК РФ заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами, имеющими­ся в материалах дела, а согласно ст.

71 Кодекса каждое доказательство подлежит оценке арбит­ражным судом наряду с другими доказательст­вами и никакие доказательства не имеют для ар­битражного суда заранее установленной силы.

В п. 13 Информационного письма Президиум ВАС РФ указал, что вопрос о степени смеше­ния обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен су­дом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст.

82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений тре­буются специальные знания.

Вопрос же о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с пози­ции рядового потребителя и специальных зна­ний не требует.

В ходе упомянутого выше дела ответчик так­же заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы. И хотя рассмотрение дела проис­ходило еще до утверждения Информационно­го письма № 122, суд отказал в проведении су­дебной экспертизы с той же мотивировкой, которую позднее изложил Президиум ВАС РФ в названном акте.

Результаты социологических опросов

В отношении использования данных социо­логических опросов в качестве доказательств по делу необходимо обратить внимание на Ре­комендации по отдельным вопросам эксперти­зы заявленных обозначений, утвержденные Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (да­лее — Рекомендации).

1. Пункт 2.1 Рекомендаций устанавливает, что при оценке наличия приобретенной различи­тельной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело разли­чительную способность в результате его ис­пользования до даты подачи заявки:
2. — объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
3. — территории реализации товаров, маркиро­ванных заявленным обозначением;
4. — длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;
5. — объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
6. — ведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и про­изводителе маркированных им товаров, вклю­чая результаты социологических опросов;
7. — сведения о публикациях в открытой печа­ти информации о товарах, маркированных за­явленным обозначением;
8. — сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров, маркирован­ных заявленным обозначением;
9. — а также иные сведения.
10. Таким образом, данные социологических оп­росов приобретают существенное доказатель­ственное значение именно при определении различительной способности заявленного обозначения, что, в свою очередь, играет важ­ную роль при определении опасности введе­ния потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Этот вывод в полной мере подтверждается правовой позицией ВАС РФ, изложенной в ши­роко известном постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу «Невское» vs. «AMRO Невское».

Спор возник из-за того, что производитель пивных закусок, имея намере­ние воспользоваться узнаваемостью и попу­лярностью брэнда известного производителя пива, зарегистрировал за собой товарный знак, содержащий сходное до степени смешения обозначение.

Как указал ВАС РФ, «угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимает­ся за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от различительной спо­собности знака с более ранним приоритетом, от сходства противопоставляемых знаков, а также от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг».

Таким образом, очевидно доказательствен­ное значение соцопросов при разрешении во­проса об опасности сходства до степени сме­шения сравниваемых обозначений.

Возвращаясь к проблемам использования на­званных доказательств, надо отметить: как и в случае с экспертными заключениями, данные социологических опросов представляются обеими сторонами и содержат совершенно разные по содержанию выводы, что вызывает у суда обоснованные сомнения в объективно­сти представленной информации.

Подобная ситуация имела место и в ходе упо­мянутого выше дела.

Представителем со сторо­ны истца были предъявлены и приобщены к материалам дела результаты одного социологи­ческого опроса, в то время как от ответчика по­ступили результаты сразу нескольких соцопросов.

При этом ответчик критически проана­лизировал представленные истцом сведения: по его мнению, в ходе проведения самого меро­приятия были допущены существенные нару­шения.

В сложившейся ситуации в порядке ст. 81 АПК РФ представитель истца подготовил объ­яснение, где акцентировал внимание на дан­ных, убедительно свидетельствовавших о пра­воте позиции истца.

В частности, из проведен­ных расчетов, с учетом данных соцопросов, представленных с обеих сторон, следовало, что средний показатель респондентов, полагав­ших, что продукция, маркированная оспари­ваемым обозначением, принадлежит опреде­ленному производителю (истцу), составил око­ло 30%.

Расчеты свидетельствовали о том, что около трети респондентов имели ложное пред­ставление относительно производителя кон­кретной продукции. Это подтверждало нали­чие опасности сходства товарных знаков до степени их смешения.

требуется также всесторонний анализ дока­зательственной базы иных участников про­цесса. Очевидно, что судебная практика идет по пути применения системного подхода к оценке доказательств. Вывод о нарушении прав заявителя в рамках рассматриваемой ка­тегории дел может быть сделан только при на­личии определенных установленных судом обстоятельств.

Источник: https://www.vegaslex.ru/text/32152/