Международная регистрация товарного знака: сингапурский договор и мадридский протокол, товарный знак в частном праве, международный реестр товарных знаков, регистрация в евросоюзе, за рубежом и национальная

Мадридская система — это удобный и экономичный механизм регистрации товарных знаков и управления ими по всему миру. Подача одной заявки и оплата одного набора пошлин позволяет испрашивать охрану в 122 странах, а наличие единой централизованной системы дает возможность вносить изменения в глобальный портфель товарных знаков, продлевать срок их действия и расширять их географический охват.

Пользоваться Мадридской системой могут любые лица, имеющие личные или деловые связи с одним из членов этой системы. Это значит, что нужно либо иметь постоянное местожительства или местоположение своего промышленного или торгового предприятия, либо быть гражданином одной из 122 стран, охватываемых 106 членами Мадридской системы. Узнайте, что говорят пользователи о Мадридской системе.

Стоимость международной регистрации товарного знака включает в себя базовую пошлину (653 шв. франка или 903 шв. франка за знак в цветовом исполнении*), а также дополнительные расходы, размер которых зависит от того, где необходимо обеспечить его охрану и сколько классов товаров и услуг будет охватывать регистрация.

Например, начиная с 16 февраля 2018 г. в случае регистрации товарного знака, не имеющего цветовых элементов, в Индии и Европейском союзе общие расходы при условии, что регистрация будет охватывать один класс товаров, составят 1698 шв. франков [653 шв. франка базовая пошлина + 148 шв. франков (за один класс в Индии) + 897 шв. франков (за один класс в Европейском союзе)].

В случае расширения географической сферы охвата портфеля товарных знаков, внесения в него изменений и продления срока действия товарных знаков после получения международной регистрации клиенту придется уплатить дополнительные пошлины.

Узнать больше о пошлинах | Оцените размер пошлин

* В случае подачи заявки в ведомство ИС наименее развивающейся страны (НРС) размер базовой пошлины снижается на 90% (и составляет от 65 до 90 шв. франков).

Сервис «Свяжитесь с Мадридом»

В рамках Мадридской системы поддержка предоставляется в течение всего жизненного цикла товарного знака: от подачи заявки до продления. Далее представлены руководства по следующим вопросам: поиск по действующим товарным знакам до подачи заявки, процедура подачи международной заявки и управление международной регистрацией товарного знака.

Узнать больше

Видео: презентация Международной системы регистрации товарных знаков.

После подачи международной заявки в «родное» ведомство по товарным знакам она удостоверяется и направляется на экспертизу в ВОИС.

Узнайте об этапах процедуры международной регистрации (в том числе о функциях ВОИС и каждого национального/регионального ведомства по товарным знакам), о том, как отслеживать статус заявки, и о возможных результатах экспертизы, включая предварительный просмотр документов того типа, которые вы можете получать в процессе прохождения всей процедуры.

Вы можете без труда управлять регистрацией своего товарного знака с помощью нашей централизованной системы. Узнайте о том, как продлить или аннулировать регистрацию, расширить географический охват охраны, передать право собственности или назначить представителя, а также о том, какие бланки необходимо заполнить в случае направления тех или иных запросов.

Присоединение к Мадридской системе требует подготовки. ВОИС готова помочь в этом потенциальным членам Мадридского протокола. Узнайте больше о шагах, которые необходимо предпринять на подготовительном этапе, и специальных инструментах, призванных помочь новым членам присоединиться к системе.

Члены Мадридской системы ежегодно собираются на заседаниях Рабочей группы и Ассамблеи Мадридского союза для обсуждения различных вопросов в целях совершенствования Мадридской системы в интересах всех ее пользователей. Здесь размещена более подробная информация о прошедших и будущих заседаниях.

Служба поддержки пользователей Мадридской системы готова ответить на ваши вопросы и сопроводить ваши действия по регистрации товарных знаков и пользованию услугами в рамках Мадридской системы.

Часы работы: 09.00 – 18.00 (по женевскому времени)

Общие вопросы/направление бланков

• Contact Madrid
• Тел.: (41 22) 338 86 86

Выписки из Международного реестра

• Contact Madrid
• Тел.: (41 22) 338 8484

Источник: https://www.wipo.int/madrid/ru

Мадридская система международной регистрации товарных знаков

Действие правовой охраны товарного знака ограничено территорией той страны, в которой он зарегистрирован. Поэтому, если ваша компания развивает свой бизнес не только на территории России, но и за рубежом, то у вас возможно возникнет потребность зарегистрировать свой товарный знак во всех интересующих вас странах, на рынки которых вы планируете экспортировать свою продукцию или предоставлять услуги.

• Можно подать заявку на регистрацию товарного знака непосредственно в патентное ведомство каждой из интересующих вас стран, однако это потребует немалых материальных затрат, так как для подачи такой заявки необходимы не только ее перевод, но и оплата услуг зарегистрированных в этих странах патентных поверенных.
• Кроме того, такая регистрация может занять достаточно много времени, например, срок регистрации товарного знака в Китае составляет от 18 до 22 месяцев.
• Значительно упростить и ускорить процесс получения охраны товарного знака (торговой марки) в зарубежных странах можно воспользовавшись Мадридской системой регистрации товарного знака.

Мадридская система международной регистрации товарных знаков функционирует в соответствии с Мадридским соглашением (1891 г.) и Мадридским протоколом (1989 г.). Административное управление этой системой осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), расположенное в Женеве, Швейцария.

Мадридская система позволяет получить международную охрану товарного знака одновременно в нескольких странах-участницах Мадридского соглашения и/или Протокола к нему. В настоящее время можно получить охрану товарного знака более чем в 100 странах (Перечень стран участниц Мадридского соглашения и Протокола) путем подачи одной заявки.

Воспользовавшись Мадридской системой регистрации товарных знаков вы получаете следующие преимущества:

• отсутствие необходимости подавать несколько заявок на один и тот же товарный знак в несколько выбранных стран, так как по условию этой системы оформляется одна заявка, с указанием стран, в которых испрашивается охрана;
• заявка на международную регистрацию товарного знака подается через Патентное ведомство РФ,т.е. отпадает необходимость в услугах иностранных патентных поверенных;
• оплачивается одна пошлина за подачу заявки на международную регистрацию товарного знака;
• срок экспертизы заявки на международную регистрацию товарного знака ограничен 12 месяцами в странах Мадридского соглашения и 18 месяцами в странах Мадридского протокола.
• возможность последующего территориального расширения охраны товарного знака. Владелец международной регистрации может расширить перечень стран, не включенных в международную заявку изначально, путем подачи в Международное бюро ВОИС ходатайства о территориальном расширении действия знака.
• возможность управления международной регистрацией при изменении правового статуса, изменения имени и/или адреса владельца путем подачи в Международное бюро ВОИС одного ходатайства и оплаты одной пошлины без посредничества патентных поверенных в указанных странах.

1. Условия подачи заявки на международную регистрацию товарного знака
2. Знак может являться предметом международной регистрации, если он уже был зарегистрирован или был заявлен на регистрацию в ведомстве происхождения.
3. Таким образом, международная регистрация по процедуре Мадридского соглашения и Протокола возможна только в случае если товарный знак уже зарегисрирован на территории в РФ, то есть на основе (базовой регистрации) или на основе поданной заявки (базовой заявки).

В течение 5 лет международная регистрация зависит от базовой регистрации или заявки. В случае если базовая регистрация товарного знака будет досрочно прекращена или признана недействительной, а в отношении базовай заявки будет вынесено решение об отказе в регистрации, действие международной регистрации прекращается.

Регистрация по процедуре Мадридского соглашения и протокола осуществляется следующим образом:

Проверка заявки в национальном патентном ведомстве РФ

Эксперты ФИПС проверяют заявку на предмет соответствия информации, указанной в национальной (базовой) регистрации или базовой заявке, и удостоверяют, что сведения о заявителе и перечень товаров и/или услуг совпадают с информацией указанной в национальной регистрации.

В том случае если вся информация указана верно, Патентное ведомство отправляет международную заявку в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которое администрирует международную программу регистрации товарных знаков.

Если заявка не соответствует установленным требованиям, Патентное ведомство РФ уведомит заявителя о причинах, по которым заявка не была сертифицирована. После чего заявитель может скорректировать заявку и повторно отправить исправленную международную заявку в ФИПС.

За подачу международной заявки и ее проверку платится гоударственная пошлина: 4900 руб. и дополнительно 400 руб. за каждый класс МКТУ свыше 3, указанных в заявке.

Экспертиза заявки в международном бюро ВОИС

Международное бюро ВОИС проводит экспертизу международной заявки, в рамках которой ВОИС проверяет заявку на соответствие требованиям, предъявляемым Мадридским соглашением и Протоколом, отслеживает оплату пошлин и проверяет соответствие перечня товаров и/или услуг, указанных в заявке, действующей Ниццкой классификации товаров и услуг. Если в заявке соблюдены формальные требования, ВОИС регистрирует товарный знак, публикует сведения о заявке в Международном реестре и в Бюллетене ВОИС по международным знакам после чего направляет владельцу знака сертификат.

Заявка сопровождается оплатой пошлин, оплачиваемых в Международное бюро ВОИС

Срок направления заявителю сертификата составляет 4-5 месяцев.

Наличие сертификата о международной регистрации не гарантирует охрану заявленного обозначения во всех указанных в заявке странах. Окончательный исход регистрации будет зависить от результатов экспертизы товарного знака в национальных ведомствах указанных в заявке стран.

Экспертиза заявки в национальных ведомствах

Международное бюро ВОИС направляет межународную заявку в национальные ведомства стран, указанных заявке, после чего национальные ведомства проводят экспертизу заявки в соответствии с действующим в них законодательстве о товарных знаках, которое применяется и к другим заявкам на товарные знаки, поданным в этой стране. По завершении экспертизы национальные ведомства уведомляют Международное Бюро ВОИС о предоставлении охраны или об отказе в регистрации.

• Международное бюро публикует сведения о предоставлении охраны или об отказе в регистрации в Международном реестре и направляет заявителю уведомление о регистрации товарного знака или об отказе в предоставлении охраны товарному знаку в указанных им странах.
• Срок экспертизы заявки в странах участницах Мадридского Соглашения составляет 12 месяцев
• Срок экспертизы заявки в странах участницах Мадридского Протокола составляет 18 месяцев.

Срок действия международной регистрации

1. Международная регистрация товарного знака производится на 10 лет с возможностью продления.
2. Продлевать действие регистрации можно в конце каждого 10-летнего периода непосредственно в Международном бюро ВОИС.

3. За шесть месяцев до истечения срока действия охраны Международное бюро направляет владельцу знака официальное уведомление с указанием точной даты прекращения действия охраны.

4. Продлить действие охраны торговой марки на последующие десять лет можно в Международном бюро ВОИС заполнив бланк заявления и уплатив пошлину за продление действия регистрации.

5. Пошлины за международную регистрацию товарного знака
6. Заявка на международную регистрацию сопровождается уплатой следующих пошлин, которые платятся непосредственно Международному бюро ВОИС и Федеральному институту промышленной собственности.
7. Платежи Международному бюро ВОИС производятся в швейцарских франках (CHF).

   Курс швейцарского франка:

Пошлины за международную регистрацию товарного знака

Базовая пошлина для товарного знака в черно-белом исполнении:	653 CHF (швейцарских франка)
Базовая пошлина для товарного знака в цветном исполнении:	903 CHF (швейцарских франка)
Дополнительная пошлина за каждый класс товаров и/или услуг свыше трех	100 CHF (швейцарских франков)
Добавочная пошлина за каждую страну, в которой испрашивается регистрация	100 CHF (швейцарских франков)
Кроме вышеуказанных пошлин существуют индивидуальные пошлины, которые установили некоторые страны Мадридского Протокола,
Государственная пошлина за регистрацию заявки и ее пересылку в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС)	4900 руб.+ 400 руб. за каждый класс МКТУ свыше 3

Смотри также: Услуги международной регистрации товарных знаков>>>

Источник: https://www.tm-patent.ru/international_registration.html

Международная регистрация товарного знака

• использовать свое обозначение на товарах, при оказании работ, на вывесках, в рекламе, в интернете (например, в доменном имени) и т.д.;
• получать прибыль от раскрутки своего бренда и увеличения его ценности;
• выдавать лицензии на товарный знак, отчуждать его или использовать в качестве предмета залога;
• запрещать другим лицам использовать обозначения сходные с Вашим товарным знаком для однородных товаров/услуг;

• требовать изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, удалить товарный знак с вывесок, рекламы, документации и т.д.;
• требовать от правонарушителя выплаты компенсации по своему выбору:
• • в размере от 10 000 до 5 000 000 руб.;
• • в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Запрос / Уведомление (Предварительный отказ)

При международной регистрации экспертизу заявки на товарный знак проводят ведомства указанных договаривающихся сторон, в соответствии со своими законами.

Например, если в заявке на международную регистрацию в качестве указанной договаривающейся стороны были указаны: Япония, Китай, США, то после проведения формальной экспертизы, товарный знак регистрируется в Международном реестре, публикуется в Бюллетене и указанные Договаривающиеся стороны уведомляются о необходимости проведения экспертизы.

Затем каждое из ведомств проводит экспертизу и выносит решение о регистрации, либо направляет предварительный отказ. Таким образом, может получится, что в Японии товарному знаку будет предоставлена правовая охрана, а в Китае и США – отказано в предоставлении правовой охраны.

Поскольку товарному знаку охрана предоставляется только на определенной территории, препятствующий успешной регистрации товарный знак может быть зарегистрирован, например, в Китае и США, но не зарегистрирован в Японии.

Чтобы минимизировать риски получения отказа, рекомендуется проводить поиск на тождество и сходство во всех указанных договаривающихся сторонах до начала международной регистрации.

Предварительный отказ направляется заявителю, если его товарный знак не может быть зарегистрирован в соответствии с законодательством. Например, если ранее уже зарегистрирован сходный до степени смешения товарный знак.

Срок ответа на уведомление в большинстве стран составляет 6 месяцев.

На предварительный отказ можно написать ответ и попытаться переубедить экспертов.

Источник: https://ineureka.ru/mezdunarodnaya-registraziya-tz/

5 заблуждений о международных товарных знаках

19 мая 2015

*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.

Развенчиваем мифы, которые зачастую останавливают правообладателей от подачи заявки на международную регистрацию товарного знака

Регистрировать или не регистрировать: нужна ли локальному российскому бизнесу международная регистрация товарного знака?

Шалаева Елена НиколаевнаНе работает

Задумываться о регистрации товарного знака, наверное, приходилось каждому участнику рынка: это тот репутационный аспект, конкурировать без которого в условиях современного рынка сложно. Но вопрос о целесообразности регистрации товарного знака в других странах порою остается без ответа, сталкиваясь с не имеющими подтверждений на практике нюансами.

Согласно данным патентных ведомств, Россия по количеству поданных заявок на международную регистрацию товарных знаков входит в четвертую десятку.

Зачастую в этом процессе участвуют те, кто начинает экспансию на международный рынок или предполагает ее в будущем.

Но, может быть, международная регистрация товарного знака нужна и тем, чьи планы по развитию бизнеса не выходят за пределы России? Давайте попробуем разобраться вместе.

Как и любой процесс, еще не имеющий широкого практического применения, международная регистрация товарных знаков остается «частным случаем». Рука об руку с ней идут мифы и стереотипы, и даже если невозможно вывести аксиомы, позволим себе усомниться в следующих постулатах:

1. Для международной регистрации товарного знака необходимо доказать факт ведения бизнеса на территории иностранного государства.
2. Международная регистрация товарного знака – дорогостоящая процедура.
3. Участие патентного поверенного необязательно.
4. Процедура регистрации занимает длительное время.
5. Товарному знаку предоставляется охрана во всех странах.

Прежде чем перейти непосредственно к развенчанию этих мифов, скажем несколько слов о процедуре регистрации и ведомстве, которое ею занимается.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — именно та структура, на которую возложены все административные функции по признанию за интеллектуальной собственностью международно-правовой составляющей.

Признание вашего товарного знака будет происходить лишь в странах-участницах Мадридского Соглашения от 1891 года либо Протокола к нему от 1989 года — эти документы, принятые с разницей в 100 лет, дают представителям бизнеса различных стран возможность обеспечить своей продукции и деятельности маркировку при экспорте за границу, то есть быть участниками Мадридской системы.

Что такое международная регистрация товарного знака и для чего она нужна?

Регистрация товарного знака — дело предпринимателей дальновидных и осмотрительных, а точнее – нацеленных на дальнейшее развитие. Ведь таким образом вы показываете потребителям разных стран свой интерес в продвижении продукции (деятельности) и защиту от всех возможных на неё посягательств со стороны недобросовестных конкурентов.

При наличии заинтересованности в трансграничном характере своего бизнеса одним из первых вопросов, требующих решения, должно быть повсеместное (в местах присутствия вашей продукции или ведения деятельности) признание вашего знака.

Появившись однажды, скажем, в Казахстане или любой иной стране ближнего зарубежья, ваш знак может быть попросту скопирован и использован при реализации контрафакта. А спустя время товарный знак может оказаться зарегистрированным на имя ваших иностранных конкурентов.

Вы же просто не сможете полноценно защитить свои права.

Чем международная регистрация отличается от национальной?

Коэффициент полезного действия Всемирной организации интеллектуальной собственности выражается в упрощении процедуры регистрации и её сравнительной дешевизне. По сути, работа экспертов ВОИС — это совокупная работа патентных ведомств стран истребуемой регистрации. Международная регистрация является единой, в то же время знак получает охрану в нескольких юрисдикциях.

Международная заявка на регистрацию товарного знака всегда базируется на национальной регистрации — это первый барьер, и при его успешном прохождении знак получает «путевку» в иностранные государства, а его шансы стать «международным» существенно увеличиваются.

Это происходит и благодаря качественной работе экспертов национальных патентных ведомств — заявленному обозначению в процессе регистрации противопоставляются не только знаки своей страны, но и международные товарные знаки.

Зависимость регистрации ВОИС и национальной проявляется и в том, что при аннулировании знака в родной стране аналогичная участь постигнет его и во всех остальных государствах, где знак был зарегистрирован.

Миф первый: «Для международной регистрации товарного знака необходимо доказать факт ведения бизнеса на территории иностранного государства».

Предоставление защиты со стороны государства — это услуга, то есть стандартный вариант правоотношений двух субъектов со своими правами и обязанностями.

Основная предпосылка к возникновению последних — наличие необходимой связи заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) с членом Мадридского союза (по состоянию на 15 октября 2014 года в союзе участвуют 92 государства). Необходимая связь может выражаться в следующем:

• наличие действительного и нефиктивного промышленного или торгового предприятия;
• гражданство страны-участницы Мадридского соглашения и (или) Протокола либо проживание на её территории.

В настоящее время основное количество заявок от имени российских лиц подается на основании второй формы необходимой связи, то есть планы по выходу на международный уровень можно начинать реализовывать с подачи заявки на регистрацию знака в ВОИС, не имея при этом реального «промышленного или торгового предприятия».

Миф второй: «Международная регистрация товарного знака – дорогостоящая процедура».

Сравнение затрат на международную и национальную (в отношении территории конкретного иностранного государства) регистрации позволяет сделать выбор в пользу именно первой системы: мы платим пошлину за единую регистрацию, а в результате получаем охрану в нескольких странах.

Кроме того, процедура национальной регистрации иностранном государстве требует участия представителя, в некоторых странах — патентного поверенного, а вся переписка с ведомством ведется на государственном языке страны, в которой истребуется защита. В этом случае услуги переводчика могут оказаться более затратными, нежели услуги по регистрации.

Для работы с ВОИС вы вполне можете обойтись сотрудничеством с российским патентным поверенным.

Пошлина за подачу международной заявки начинает исчисляться с суммы в 653 швейцарских франка; национальная регистрация в России — от 14 тысяч рублей, в Федеративной Республике Германия — от 300 евро.

Миф третий: «Участие патентного поверенного необязательно».

Необходимо ли участие патентного поверенного? Подобный вопрос возникает у каждого, кто задумывался о получении охранного документа для товарного знака — национального или международного.

Действительно ли данная статья расходов является настолько необходимой или с такой работой справится каждый юрист? В поисках ответа заинтересованные люди просматривают множество страниц в Интернете и обзванивают специалистов из разных компаний.

Патентный поверенный — незаменимый участник процесса получения охранного документа международного образца, существенно повышающий шансы заявителя на регистрацию.

Помимо чисто юридической работы, патентный поверенный обладает необходимым запасом лингвистических знаний, что существенно упрощает взаимодействие с Международным бюро, а также исключает дополнительные расходы клиента на переводчика.

К слову об иностранном языке. Заявители из любой страны располагают возможностью подать заявку на одном из трех языков: английском, французском или испанском; выбранный язык будет использоваться до окончания делопроизводства.

Миф четвертый «Процедура регистрации занимает длительное время».

Срок международной регистрации товарного знака зависит от индивидуальной обстановки в каждой стране — члены Европейского Союза стараются следовать положениям Протокола и укладываться в 18 месяцев, а регистрация в Китае может занять несколько лет.

Результативность работы ВОИС поражает своим территориальным охватом, даже несмотря на то что вся процедура регистрации редко укладывается в срок 18 — 20 месяцев — тот стандартный базовый период, в который происходит так называемое «обычное делопроизводство».

Таким термином обозначается ситуация, при которой эксперты ВОИС не сомневаются в возможности регистрации товарного знака – как с точки зрения формальных правил, так и с позиции возможных конкурентов и потребителей.

Тут и становится понятной важность полномочий, которые выполняют эксперты патентных ведомств, ведь они являются препятствием для нездоровой конкуренции и незащищенности прав потребителей.

Не менее важную роль выполняют и разработчики товарного знака. Его оригинальность и отсутствие тождественных и сходных обозначений — залог прохождения знаком стандартного делопроизводства и нивелирование оснований для увеличения срока регистрации более чем на 2 года.

Миф пятый: «Товарному знаку предоставляется охрана во всех странах».

Как указывалось выше, деятельность Международного бюро ВОИС базируется на двух правовых документах: Мадридском Соглашении и Протоколе к нему.

ВОИС не может предоставить охрану товарного знака в тех странах, которые не являются участником соответствующих договоренностей.

Кроме того, подавая заявку, не стоит рассчитывать на придание вашему знаку статуса «международный» в обыденном, привычном большинству, значении.

Что подразумевает под собой характеристика «международный» в понимании обычного потребителя? Что-то, что признается во всем мире или в большей его части; что-то настолько устоявшееся, что всем известно. С этой точки зрения, ВОИС работает на перспективу – задает, так сказать, необходимый вектор развития бизнеса заявителей.

«Международность» товарного знака – свойство, скорее, желаемое, чем действительное: нельзя зарегистрировать знак во всем мире хотя бы потому, что не все государства до единого задействованы в подобной «интеллектуальной» кооперации. Кроме того, заявители сами выбирают нужные им страны, учитывая как формальные требования, изложенные выше, так и материальные затраты и реальную необходимость.

Практика международной регистрации товарного знака становится всё обширней в мире — всё большее количество предпринимателей вовлекаются в этот процесс.

Зачастую быть первым и подать заявку раньше своего (пусть и зарубежного) конкурента – значит, сыграть стимулирующую роль для бизнеса, принести ему единовременный доход (посредством заключения договора отчуждения) или создать постоянную статью дохода (посредством заключения лицензионного договора). Цель регистрации выбирать вам, но именно из желания развивать бизнес и стоит исходить при принятии решения.

интеллектуальная собственность, международные товарные знаки, товарные знаки

Источник: https://www.intellectpro.ru/press/works/5_zabluzhdeniy_o_mezhdunarodnyh_tovarnyh_znakah/

Международный товарный знак: Как зарегистрировать и защитить — Офтоп на vc.ru

Кирилл Палагин

Регистрация игровыми студиями товарных знаков, состоящих из часто используемых слов, — тема, которую в последнее время бурно обсуждают в профессиональном сообществе.

Значительная часть этих обсуждений сфокусирована либо на этической стороне, либо на сомнительной интерпретации законности.

Пытаясь разобраться в этом вопросе, авторы Game Industy описывают процедуру регистрации товарных знаков сразу в нескольких странах, а также то, что на самом деле важно учесть при их использовании игровыми студиями. 

Регистрация

Зарегистрированный товарный знак дает владельцу право использовать его самостоятельно, а также запрещать всем третьим лицам использовать его в отношении товаров или услуг, для которых он зарегистрирован.

Связь между «товарным знаком» и «товарами или услугами», для которых товарный знак зарегистрирован, очень важна, поскольку именно она определяет объем исключительных прав владельца товарного знака и его охрану.

Как правило, время регистрировать обозначение в качестве товарного знака наступает в тот момент, когда для игровой студии настало время выпускать на рынок свою игру или приложение под определенным обозначением, которое она хочет использовать в рекламе и продвижении. Необходимо определить, преимущественно в каких странах будеть продвигаться игра (приложение), какие страны будут основными рынками и регистрировать товарный знак исходя из этого принципа. Существует два пути регистрации товарного знака в нескольких странах: 

• Регистрация товарного знака на основании первичной национальной регистрации через обращения в патентные ведомства других стран. Например, на основании регистрации товарного знака в России вы можете получить охрану товарного знака в Великобритании путем обращения в UKIPO – United Kingdom Intellectual Property Office или в США путем обращения в USPTO – United States Patent and Trademark Office.
• Регистрация товарного знака в нескольких странах одновременно, на основе одной заявки, поданной по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением и Протоколом к нему. Регистрация товарного знака по Мадридской системе позволяет владельцу товарного знака, который был зарегистрирован в любой из стран-участниц Мадридской системы, подать международную заявку и получить охрану сразу в 92 странах (если это необходимо), которые в настоящее время являются ее участниками. Заявитель лишь должен выполнить определенные требования и соблюсти формальные процедуры подачи заявки в каждой выбранной стране. Если регистрация пройдет успешно, заявителю будет предоставлена национальная охрана его товарного знака в каждой стране. 

Зарегистрировать товарный знак в нескольких странах одновременно можно по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением и Протоколом к нему.

В Европе существует альтернативная Мадридской системе процедура CTM (Community Trade Mark).

Заявки по этой системе могут быть поданы через национальные ведомства по интеллектуальной собственности любой из стран-членов ЕС или в центральное отделение управления по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM).

Поданная по системе CTM заявка направляется на проверку, в процессе которой OHIM может вынести решение о регистрации товарного знака либо отказать в регистрации по «абсолютным основаниям» или при несоблюдении формальных требований. 

«Абсолютные основания» для отказа в регистрации

Статья 7 закона о товарных знаках Евросоюза устанавливает список из одиннадцати «абсолютных оснований» для отказа в регистрации товарного знака. Следует обратить внимание лишь на три из них: 

• не подлежат регистрации товарные знаки, которые не имеют различительной способности; 
• товарные знаки, состоящие исключительно из изображений или слов, которые описывают вид, качество, количество, назначение, ценность, географическое происхождение, время производства или другие характеристики товара или услуги; 
• товарные знаки, которые состоят исключительно из изображений или слов, вошедших во всеобщее употребление в обиходном языке или в добросовестно сложившейся практике торговли (другими словами, общепринятые товарные знаки).

Эти основания как раз и определяют основную сущность товарного знака — он служит для индивидуализации и отличия товаров или услуг одного лица от другого.

Товарные знаки, которые лишены различительной способности, будут не в состоянии исполнять такую функцию (например, слова «Супер» или «Ценность» сами по себе не имеют отличительного характера).

То же самое можно сказать и о товарных знаках, которые носят описательный характер в отношении товаров или услуг, для которых они зарегистрированы (например, Video Game или «Видеоигра» для видеоигр) и товарных знаках, которые стали общеизвестными терминами (например, Escalator («Эскалатор»), Aspirin («Аспирин»), Hoover («Пылесос»)).

Важно отметить, что не существует никаких правил предотвращения регистрации общеупотребимых слов в качестве товарных знаков, если они не подпадают под вышеуказанные основания (и отвечает другим требованиям регистрации, которые здесь не обсуждались).

Таким образом, заявку на регистрацию товарного знака Pages для печатной продукции, скорее всего, посчитают описательной и не примут, а вот заявку на регистрацию товарного знака Pages для компьютерных программ могут таковой не посчитать и принять (кстати, товарный знак Европейского сообщества Pages принадлежит Apple Inc.).

Точно так же заявка на регистрацию товарного знака Candy для конфет, очевидно, будет описательной, а заявка на регистрацию товарного знака Candy для игрового программного обеспечения видео и видеоигр таковой не будет. 

Заявку на регистрацию товарного знака Pages для печатной продукции, скорее всего, не примут, а вот заявку на регистрацию товарного знака Pages для компьютерных программ могут принять.

Заявитель лишь будет обязан предоставить необходимые доказательства того, что его знак не конкурирует с уже зарегистрированными товарными знаками других лиц.

Это делается путем проведения так называемого «поиска свободного пространства» на соответствующих территориях до подачи заявки, которая, как минимум, должна включать в себя материалы поиска по реестрам товарных знаков национальных ведомств. 

Подача возражений и отзывы

После того, как заявка CTM будет рассмотрена, она публикуется в реестре OHIM и вступает в период, в течение которого может быть подано возражение против регистрации товарного знака CTM.

Период подачи возражений длится три месяца с даты публикации.

В течение этого периода, любая третья сторона или заинтересованное лицо могут предъявить возражение против заявки на регистрацию товарного знака CTM на том основании, что: 

• она идентична ранее зарегистрированному товарному знаку, а товары или услуги, для которых запрошена регистрация товарного знака CTM, идентичны товарам, которые уже защищены соответствующим товарным знаком; 
• она является сходной до степени смешения с более ранним товарным знаком, а товары или услуги, для которых запрошена регистрация, сходны с товарами или услугами, которые ранее уже были защищены соответствующим товарным знаком.
• она является либо тождественной, либо сходной до степени смешения с более ранним товарным знаком (но в отношении другого товара или услуги), более ранний товарный знак используется и имеет сложившуюся репутацию у потребителей на соответствующей территории, а использование нового товарного знака без уважительных причин может привести к одному из трех типов ущерба, неофициально известных как «размывание различимости товарного знака», «использование репутации раннее зарегистрированного товарного знака» и «ущерб, порочащий репутацию раннее зарегистрированного товарного знака».

Возражение — это не только механизм для обеспечения отсутствия пересекающихся регистраций, но и важный инструмент для правообладателей существующих товарных знаков, чтобы защитить ценность их исключительных прав, предоставленных им в отношении уже существующих товарных знаков.

После регистрации товарного знака Европейского сообщества его владелец должен использовать данный товарный знак в том виде, в котором он был зарегистрирован и в отношении тех товаров или услуг, для которых он был зарегистрирован, в течение пяти лет с момента регистрации. Невыполнение этого требования (или любое последующее использование товарного знака по истечении пяти лет) влечет за собой отзыв его использования, который может быть подан любым третьим лицом.

Владельцы товарных знаков Европейского сообщества должны также гарантировать, что их товарные знаки не подпадают ни под одно из «абсолютных оснований» для отказа в регистрации, упомянутых выше в течение всего срока действия их товарных знаков. 

Возражение — это не только механизм для обеспечения отсутствия пересекающихся регистраций, но и важный инструмент для правообладателей существующих товарных знаков.

Чтобы товарные знаки не стали общеизвестными (общеупотребимыми), их владельцы довольно часто принимают определенные меры в отношении лиц, которые использует данные товарные знаки в качестве общих терминов, или пытаются просвещать потребителей, как должны быть использованы эти знаки, с помощью маркетинговых компаний. Можно, например, вспомнить кампанию по борьбе с общим употреблением товарного знака XEROX в начале нулевых, которая заявляла потребителям: «Если Вы будете употреблять слово XEROX так же часто как слово «аспирин», у нас заболит голова».

В целях поддержания отличительной способности товарного знака Европейского сообщества его владелец должен также следить за другими заявками, подаваемыми для аналогичных товарных знаков в отношении похожих товаров или услуг, и быть готовым противостоять этому в случае необходимости.

Невыполнение этого требования может привести к размыванию различительной способности товарного знака (то есть действовать в качестве идентификатора происхождения товаров или услуг).

Владелец товарного знака должен следить за другими заявками, подаваемыми для аналогичных товарных знаков.

Еще одна из причин для подачи возражений против регистрации заключается в том, что если владелец товарного знака позволит использовать обозначение, подобное уже имеющемуся товарному знаку в течение пяти лет подряд, он уже не сможет заявить, что товарный знак, зарегистрированный позже, является недействительным или возразить против использования этого товарного знака, кроме случаев, если этот товарный знак был использован недобросовестно (что бывает очень трудно доказать). 

Использование

Проверка нарушения исключительных прав владельца товарного знака Европейского сообщества является, по существу, такой же, как и проверка на возражения, о которой говорилось выше, за исключением того, что вместо сравнения ранее зарегистрированного товарного знака с заявкой о регистрации более позднего знака, проводится сравнение между зарегистрированным товарным знаком и использованием товарного знака третьей стороной в процессе торговли. 

Чтобы предотвратить нарушение своих исключительных прав и потенциальные убытки, владелец зарегистрированного товарного знака Европейского сообщества может предъявить нарушителям судебные иски и рассчитывать на определенные средства защиты, такие как судебный запрет. В условиях глобальной экономики довольно часто бывает, что нарушитель находится в другой юрисдикции — это вызывает дополнительную сложность применения ответственности и увеличивает стоимость исполнения принудительных действий. 

Владение CTM в некоторой степени упрощает принятие принудительных мер в отношении нарушителя.

Например, Суд Европейского союза постановил, что национальный суд имеет право выдавать общеевропейский запрет, чтобы предотвратить нарушение при определенных обстоятельствах.

Это не позволяет избежать проблем вне территории Европы, поэтому участие в сложных трансграничных разбирательствах во многих случаях остается привилегией состоятельных правообладателей. 

Мнение сообщества

Регистрация и использование игровыми студиями товарных знаков, состоящих из часто используемых слов, — не новое явление и это не является незаконным.

Одна из причин, почему студии прибегают к регистрации подобных знаков, заключается в поиске защиты от сохраняющейся проблемы игрового клонирования.

В некоторой степени это связано и с определенными сложностями, с которыми студии сталкиваются при защите функциональности игры и игрового процесса (в отличие от его визуальных элементов или исходного кода). 

До тех пор, пока вопрос о клонировании игр не будет должным образом рассмотрен на законодательном уровне, вполне вероятно, что правообладатели будут еще очень долго полагаться на регистрацию часто используемых слов в качестве товарных знаков. 

Как показали недавние громкие споры в отношении товарных знаков, игровое сообщество было и остается крупной силой, с которой приходится считаться. Владельцам товарных знаков необходимо учитывать коммерческие риски, вытекающие из регистрации знака и из его использования, которое может быть чрезмерно агрессивным или недобросовестным. 

Простой гарантии, что товарный знак зарегистрирован для товаров или услуг, уже недостаточно. Данный факт ставит студии в сложное положение в стратегическом плане.

Однако никто не хочет, чтобы на его репутацию повлияла негативная информация — это может повлечь изоляцию от игрового сообщества, на которое он опирается в плане талантов, опыта и действующего бизнеса.

Необходимо принимать во внимание мнение этого сообщества и искать баланс при принятии решений о регистрации товарных знаков и выборе стратегий их использования.

Источник: https://vc.ru/flood/5080-international-rights

Ответы на вопросы

1. Преимущества международной регистрации товарных знаков в рамках Мадридской системы

• — Централизованная процедура подачи заявок и управления ими
• Для получения международной регистрации в странах-участницах Мадридской системы (список членов Мадридской системы) необходима подача одной международной заявки, составленной на одном из рабочих языков системы (английский, французский, испанский), и уплата единовременной международной пошлины (раздел «Пошлины»).
• Получив сертификат о международной регистрации, владелец имеет возможность территориально расширить действие международной регистрации на новые рынки стран-участниц Мадридской системы.
• — Экономическая эффективность
• Финансовые затраты, связанные с уплатой международной пошлины значительно меньше по сравнению с затратами на получение национальных регистраций, за счет исключения из расходов заявителя оплаты услуг патентных поверенных, переводчиков и иных возможных расходов.
• — Прозрачность сроков рассмотрения

Срок рассмотрения международной регистрации в каждой указанной заявителем стране не превышает 12 месяцев или 18 месяцев и более 18 месяцев в странах, в которых предусмотрена процедура направления отказа на основании оппозиции после истечения 18 месяцев (заявления, сделанные в соответствии с Мадридским соглашением и Мадридским протоколом). При отсутствии предварительного отказа со стороны Ведомства страны в указанный срок, международная регистрация является действующей на территории данной страны.

2. Какие существуют условия для подачи международной заявки?

Международная регистрация товарного знака основывается на национальной регистрации или заявке («базовой регистрации», «базовой заявке»), осуществленной или поданной в ведомство страны происхождения.

Таким образом, для того чтобы подать международную заявку базовый знак должен быть зарегистрирован или заявлен на регистрацию в стране происхождения.

3. Как работает Мадридская система?

В случае если заявка удовлетворяет требованиям, предъявляемым к международной заявке (в том числе в отношении уплаты установленной международной пошлины), Международное бюро осуществляет внесение знака в Международный реестр, т.е. осуществляет международную регистрацию знака, публикует информацию о международной регистрации в официальном бюллетене и направляет владельцу сертификат о международной регистрации.

Кроме того, Международное бюро уведомляет каждую указанную в международной заявке страну путем направления соответствующего уведомления о международной регистрации в ведомства этих стран.

Каждое ведомство может вынести решение об отказе в предоставлении охраны в предусмотренные сроки.

Отказ может быть как полный (в отношении всех заявленных товаров и услуг), так и частичным (в отношении части заявленных товаров и услуг).

О таком отказе Ведомство информирует Международное бюро, которое, в свою очередь, уведомляет об этом Ведомство страны происхождения, а также владельца международной регистрации.

Процедура, действующая после уведомления о предварительном отказе в охране, определяется ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны и касается непосредственно владельца и ведомства. Она не затрагивает ни ВОИС, ни ведомство происхождения.

Вся информация, требующаяся для дальнейших обсуждений с ведомством, содержится в направленном ведомством уведомлении о предварительном отказе.

4. Какие требования предъявляются к международной заявке?

Требования к международной заявке указаны в Правиле 9 Общей Инструкции к Мадридскому соглашению и Протоколу к этому соглашению.

5. Какие виды бланков используются для подачи международной заявки?

Для подачи международной заявки используется бланк ММ2. 

Полный перечень международных бланков ВОИС в различных форматах размещен на официальном сайте ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/madrid/en/forms.

6. Куда следует подавать международную заявку?

1. Международная заявка подается в ведомство страны происхождения.
2. Ведомство удостоверяет сведения, указанные в Правиле 9 (5) (d) Общей Инструкции к Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу, в частности, что знак, указанный в международной заявке полностью совпадает с базовой регистрацией или базовой заявкой, что заявитель по международной заявке является то же самое лицо, что и владелец базовой регистрации или базовой заявки, а также факт того, что перечень товаров и услуг по международной заявке соответствует тому перечню товаров и услуг, который указан в базовой заявке или базовой регистрации либо уже, но не шире.
3. После этого международная заявка направляется ведомством страны происхождения в Международное бюро ВОИС.

7. Какие пошлины необходимо уплатить для подачи заявки в рамках Мадридской системы, в случае если Роспатент является ведомством происхождения для заявителя?

Для подачи заявки на международную регистрацию через Роспатент необходимо уплатить пошлину за подачу заявки и пересылку регистрационного материала в МБ ВОИС в соответствии с пунктом 4.

15 Приложения к «Положению о патентных пошлинах» («Положению о патентных пошлинах», Калькулятор патентных и иных пошлин); документ, подтверждающий уплату пошлины может быть приложен по инициативе заявителя или его представителя; документ, подтверждающий уплату международной пошлины в швейцарских франках, предусмотренной Правилом 9 (3) Общей Инструкции, может быть представлен одновременно с международной заявкой или по уведомлению МБ ВОИС в течение трех месяцев с даты направления МБ ВОИС такого уведомления в адрес заявителя (дополнительная информация о международных пошлинах доступна на сайте ВОИС).

8. Какие существуют вспомогательные инструменты и сервисы в режиме онлайн, которые могли бы использоваться при международной регистрации знаков?

В процессе подготовки международной заявки и при последующем управлении рекомендуется использовать вспомогательные инструменты и сервисы в режиме онлайн, разработанные МБ ВОИС. Перечень с их кратким описанием на русском языке размещен на сайте Роспатента или обращайтесь к официальному сайту МБ ВОИС.

9. Что означает зависимость международной регистрации от базовой регистрации?

В течение пяти лет международная регистрация остается зависимой от товарного знака, заявленного или зарегистрированного в ведомстве страны происхождения.

Таким образом, если базовая регистрация прекращает свое существование (например, по решению компетентных органов страны) или базовая заявка считается отозванной в течение пяти лет, действие международной регистрации прекращается.

10. Какой срок возобновления (продления) действия международной регистрации?

В соответствии с Правилом 30 Общей Инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков к этому соглашению срок действия международной регистрации продлевается путем уплаты самое позднее на дату, на которую должно быть осуществлено продление международной регистрации, но не ранее, чем за три месяца до надлежащей даты.

При условии уплаты дополнительного сбора, для продления международной регистрации предоставляется льготный шестимесячный срок.

11. Какие изменения могут быть внесены в Международный реестр?

В Международный реестр могут быть внесены записи в отношении изменения имени и/или адреса владельца международной регистрации, изменении владельца международной регистрации (переход права), ограничения перечня товаров и услуг, назначении представителя или изменении сведений о назначенном представителе, внесении записи о лицензии, об отказе от международной регистрации или об аннулировании международной регистрации.

Для этого владелец международной регистрации должен направить в Международное бюро соответствующий бланк и уплатить установленную пошлину.

Источник: https://new.fips.ru/faq/index.php?SECTION_ID=113

Регистрация товарного знака в Евросоюзе и странах Европы, не входящих в ЕС

В Европе, где и зародилась культура защиты интеллектуальной собственности, действуют сразу несколько механизмов регистрации товарных знаков.

Регистрация европейского товарного знака EUTM

Регистрация знака EUTM распространяется на Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Испанию, Италию, Ирландию, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швецию, Эстонию. Процедура длится 6-7 месяцев. Товарный знак действует 10 лет.

Данный способ регистрации товарного знака в ЕС предусматривает подачу одной заявки и оплату одной международной пошлины. Заявка подается в Европейское патентное ведомство European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Если товарный знак не нарушает прав третьих лиц, заявитель получает единое свидетельство, действующее во всех государствах Евросоюза. Препятствие, обнаруженное хотя бы в одной стране, влечет отказ во всех остальных.

Международная регистрация по Мадридской системе

Защита распространяется на Австрию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), Республику Беларусь, Швейцарию, Кипр, Грецию, Германию, Данию, Эстонию, Великобританию, Испанию, Финляндию, Францию, Грузию, Венгрию, Хорватию, Ирландию, Исландию, Израиль, Италию, Лихтенштейн, Латвию, Монако, Молдову, Македонию, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Швецию, Словению, Словакию, Турцию, Украину.

В зависимости от страны знак регистрируют за 6-18 месяцев. Срок действия знака — 10 лет. В течение первых пяти лет знак зависит от базовой регистрации.

Мадридская система регистрации товарных знаков предусматривает подачу одной международной заявки с расширением на выбранные страны или весь Евросоюз. Заявку подают на основании базовой регистрации — в России или другом государстве.

В большинстве стран Евросоюза регистрация товарного знака выполняется по оппозиционной системе, когда заявку публикуют в официальных бюллетенях и ждут реакции от участников рынка.

Если в отведенное время никто не выразил возражений, знак регистрируют. При этом препятствия, обнаруженные в одной или нескольких странах, не влекут отказа в других.

Знак не будет действовать в государствах, где есть препятствия, но в остальных успешно получит законный статус.

Регистрация знака в национальных патентных ведомствах

В этом случае знак регистрируется отдельно в каждой стране через национальное патентное ведомство. Если владелец знака не является резидентом выбранного государства, заявку должен подавать национальный патентный поверенный. Знак регистрируют в течение 6-18 месяцев, в каждой стране предусмотрен свой срок процедуры.

Это самый удобный способ для тех, кто хочет получить независимые друг от друга обозначения, однако и самый затратный. В отдельных странах бюджет регистрации может составить 3 000-5 000 EUR.

Источник: https://trademark-support.ru/catalog/registratsiya-znaka-v-evrope/